美国的知识产权诉讼(337条款)及中国企业如何降低专利侵权风险
前言 在当前经济全球化的趋势下，知识产权保护已成为国际贸易中设置技术性贸易壁垒，限制和防范因过渡进口而对本国产业造成冲击的有效手段。国际贸易中贸易壁垒的80%来源于技术性贸易壁垒，而发展中国家遭遇技术性贸易壁垒的案件是发达国家的3.5倍，知识产权保护与技术标准问题已经成为各国政府和企业密切关注的焦点之一。从2002年下半年以来，美国国际贸易委员会（ITC）在全球范围内共发起了18起调查，其中涉及中国企业的调查占了10起。目前外国公司在我国大量申请专利、大力推行事实标准，使我们很多高技术企业遭受打击、蒙受损失。我国企业频频遭遇国外知识产权指控，连续不断的“337调查”就是典型的例证。
据报道， 1995年，北京三环新材料高科技公司和宁波科尼特实业公司向美国出口的特种磁铁曾遭受“337调查”，最后被判定侵权成立，两企业被处以155万美元罚款并被禁止向美国出口；1997年，杭州三和食品添加剂厂被怀疑使用了含专利的糖精生产工艺也被提起调查，最后控方因证据不足而败诉；2002年，6C联盟（时代华纳、日立、IBM、松下、三菱、东芝）诉我DVD生产厂商侵权，致使我国的生产厂商每出口一台DVD就要付4.5美元的专利许可费，目前已赔付30亿人民币，今后还要陆续赔付200亿人民币。2002年，我国有71%的出口企业遭遇到国外技术性贸易壁垒的限制，39%的出口产品因此受到影响，损失金额达170亿美元。
今年以来情况更为严重，2月，北汽福田股份有限公司生产的农用拖拉机和割草机因涉嫌侵权被提起“337调查”；3月，美国辉瑞公司也申请对包括7家中国制药公司在内的15家企业进行调查，理由是这些企业对该公司生产的“伟哥”有侵权嫌疑；4月28日，美国劲量控股集团及其下属的EVEREADY电池公司向ITC提交申请，指控中国内地的南孚、双鹿、豹王、虎头、长虹、三特、正龙7家电池企业，以及香港、日本、印度等国家和地区的24家企业侵害其“无汞碱性电池”的知识产权；5月28日，ITC发表公告，调查正式展开。为此，中国电池工业协会紧急启动应对措施，由协会牵头，7家企业联手积极参与应诉；8月，北京龙发家装公司因涉嫌盗版使用美国AUTODESK计算机软件公司的设计、制图软件，被对方以著作权侵权起诉，索赔金额173万元人民币；9月，美国教育考试服务中心（ETS）和研究生入学管理委员会（GMAC）诉新东方学校侵犯著作权及商标权，一审判决新东方学校必须将所有侵权资料和印刷侵权资料的软片交法院销毁并赔偿两原告人民币1000万元。有关资料显示，到目前为止，我国企业因知识产权引发的诉案赔偿金额已达10多亿美元。
那么，337条款包括哪些内容，一旦侵权又将是什么后果，本文将简单介绍337条款的内容及国内企业如何避免专利侵权诉讼和降低赔偿风险。
一、美国的知识产权诉讼的法律依据及提出的原因
1、337条款的法律依据
美国193O年关税法案中的337条款是美国贸易法的一条独特的条款，该条款授权美国国际贸易委员会（ITC）对于进口贸易领域内的不公平行为拥有广泛的调查权。根据该条款，ITC有权针对有关产品进口过程中出现的各种“不公平行为”和“不正当手段”，禁止这些产品进入美国市场。
法律依据为《专利法》、《商标法》、《著作权法》和《商业秘密保护法》。
★专利
对发明的权利要求的保护，专利所有人有权禁止其他制造、使用或销售任何属于“专利要求”范围的任何物品，有授权的除外。
337条款中90%涉及的都是专利案件。
专利权自专利申请提出之日起有效期为20年。
★商标
文字、图案、其他标志。
保护无时间限制：只要商标还在使用，就要提供保护。
★著作权
图书、音乐和媒体、数据汇编
有效期为作者的生存期加70年。
★商业秘密
采取了合理措施保密或防止泄露的具有经济价值的不公开的或不为人所周知的信息。
保护无时间限制：只要信息仍属于秘密，保护期就继续延续。
可以定为商业秘密的项目：计算机程序、客户目录、生产流程、特别定做的设备、细胞系和抗体、供应商目录等，几乎所有因其保密性而产生经济价值的事项都属于商业秘密。
合理措施有聘用合同、员工手册、限制和控制员工接触信息、限制和控制第三方接触信息以及其他安全措施。
2、337条款诉讼提出的原因
⑴、诉讼主体（原告）是一种非常宽泛的定义，几乎可以是任何人。
●任何知识产权的拥有人
●行业已经存在或正在形成
对涉案物品存在专利、著作、商标及商业秘密权的保护，则可认定美国存在这样的行业。
●进行了投资
厂房、设备、雇佣了劳动力，或在开发上投入了资金，包括工程、研究、开发和特许经营等。
●任何国籍
着重考察在美国的经济活动，不涉及国籍。外国公司也可以而且经常提出337条款起诉。
⑵、为竞争策略而提出诉讼
●一种重要的商业战略
●企业商业计划的一部分
●谋取企业长、短期利益的结合
●强化企业现有地位
⑶、为排斥同类产品的竞争者而提出诉讼。
⑷、因起诉方败诉无须承担任何风险而被频繁使用。
二、美国的知识产权诉讼的过程及结果
1、诉讼过程
●提出诉讼
提交有关专利或其他知识产权的有关材料，根据管辖权选择审理法院。原告可以选择联邦法院或ITC，取决因素有地区法规、法官、陪审团等。
●临时救济
初步的战略决策之一，在案件开始时获得救济。如被告不应诉，则可能直接下达临时救济。
临时救济包括初步禁令、临时排除令及保证金。
初步禁令：立即停止对侵权产品的制造或销售、冻结资产、保护证据等。
临时排除令：可在24小时内单方发布，将严重影响被告方的业务。
保证金：保证金的金额可能会非常高。
●撤诉
●取证
●马可曼听证会
●即决裁决
●庭审
●和解（调解）
有付款、许可协议和其他商业协议多种形式，法院积极支持和解。2、审判结果（救济）
⑴、败诉方可能要付出的款项
●赔偿金
赔偿金分补偿性赔偿金和惩罚性赔偿金。
a .补偿性赔偿金包括使用知识产权的合理使用费、知识产权所有人的利润损失、追还通过不正当手段获得的利润等。赔偿金的数额将会非常高，可达数亿美元，一般在100万美元以上。
b.惩罚性赔偿金，如果被判有意或恶意侵权，将处罚相当于补偿性赔偿金数额2~3倍的金额。
●律师费
●利息
⑵、败诉方可能将不得从事某种行为
●禁止令
针对人或企业的命令，不得制造、使用或销售侵权产品。同时也包括涉及该产品的市场开发、分销、广告宣传、维修和服务等。违反禁止令的处罚非常严厉，将被处10万美元/天或进口价值俩倍（两者中高的）罚款。
●永久性排除令
针对进口产品的命令，也包括次级产品或上、下游产品。
永久性排除令分普遍排除令和有限排除令。
普遍排除令：禁止某一种类的所有产品进入美国市场，而不区别原产地或生产商。同时还包括今后的和目前尚未掌握的生产商和进口商。
普遍排除令多用于缺席审判，被诉方不仅自己遭受重大损失，还要危及全行业的产品，甚至上、下游产品和次级产品。
有限排除令：只禁止被调查企业生产的侵权产品进入美国。有限排除令在文字表述上往往非常宽泛，关联方、承包商和其他相关实体都不得要求豁免。虽然有限排除令一般只限于涉案物品，但337条款明确规定有限排除令的效力可以扩大到包含侵权产品的“下游”或次级产品，以及上游产品的零部件产品。
禁止令和永久性排除令通常同时发出，有效期至该专利失效，但有意或恶意侵权可被判100年甚至无期。
3、上诉及缺席
●上诉
●缺席
缺席的后果是极为严重的。首先原告可以申请临时救济，直接下达临时排除令并要求被告方交付高额保证金；第二是如被告不加抗辩，将以恶意侵权为由被任意判处极高的赔偿金和普遍排除令，不仅自己遭受巨大损失还将殃及全行业产品和下游产品；第三是对ITC的裁决，所有发达国家如欧盟各国以及部分亚洲国家如日本、韩国、马来西亚等都可以强制执行。
三、美国的知识产权诉讼的特点及发展趋势
1、特点
a、全面的覆盖性
337条款诉讼最主要的特点就是管辖权的对象是进口产品，而不是当事人或不公平的行为。377调查对证据的要求很低，首先对进口行为的认定实际上只是一种形式，任何进口行为，即使数量很少或属于非商业目的的也符合标准要求；其次依据337条款可以对任何国家的侵权方提起诉讼；第三是判定“国内行业”存在的依据并没有严格的规定，从而使任何规模的专利持有者都有诉讼权。
再者“不公平行为”的定义也十分广泛，可以是实物进口、进口销售合同、返销、相关进口、邮件输入等。
还有337条款的效力可以随意扩大到包含侵权产品的“下游”或次级产品，以及上游产品的零部件产品。
b、严厉的大棒性
禁止令、广泛的普遍排除令及高额赔偿金使337条款的救济令具有强大的威力。
在过去几年中，原告寻求普遍排除令的数量越来越多，而ITC也在不断地下达普遍排除令，其中大部分案件涉及的是低价值的中国大陆产品。如磁铁、手持工具、香烟、卫浴龙头和一次性照相机等。由于中国企业很少进行抗辩（抗辩率仅有36%），从而促使其他美国本国公司和外国公司频繁提出337条款诉讼，寻求普遍排除令。337条款明确规定在被告不出庭的情况下，允许作出普遍排除令，因此ITC经常而且不存在任何障碍的下达普遍排除令。
c、337条款与反倾销的对比
●时限紧
●处理狠
●费用高
●不允许反诉
●制裁期长337调查与反倾销的对较
2、知识产权诉讼的发展趋势
近几年来，ITC经常地和随意地下达普遍排除令，已经成为337条款诉讼的一种结案趋势，同时越来越多的国家开始效仿美国使用类似的保护措施。日本原是受到337条款诉讼最多的国家，经过20年的经验教训，现在日本企业已经学会运用337条款来保护自己。目前日本政府已经把知识产权作为21世纪的立国之本，由小泉首相亲自挂帅的国家知识产权机构正在积极制定与337条款相似的法律。
同时，337条款已经跨越了国界，在全球范围内的侵权行为均可能被追诉，甚至包括非出口行为。
四、如何避免专利侵权诉讼或降低赔偿风险
1、避免侵权首先要做好产品开发的前期准备
●了解同类产品的生产商
●检索专利授权
●市场分析
对即将开发的新产品进行分类，如A级代表没有侵权、B级为有可能侵权、而C级代表有侵权但可抗辩。
2、诉讼可能发生时的准备工作
●研究其专利的覆盖范围
避开其专利点进行再设计或修改工艺流程。
●提前购买专利诉讼保险
●树立一个不怕打官司的企业形象
聘请美国的专利律师，积极应诉并争取在诉讼前期达成和解。综上所述，337条款是目前国际上最具变通性和杀伤力的贸易保护手段，保护知识产权是世界经济活动中最基本的游戏规则。中国企业必须学习和掌握国际通行的规则，尊重国外企业的知识产权，切忌模仿他人，以免发生贸易纠纷。如何了解并引导行业企业积极防范可能发生的知识产权诉讼，避免专利侵权诉讼和降低赔偿风险，组织行业自己的研发力量，积极开发具有自主知识产权的产品，提高产品的科技含量，走自主开发、自创名牌的道路，也是我们行业协会的责任和义务。同时，在行业中建立有效的专利预警机制，当企业遭受指控时，可以积极应对，争取把损失降到最低。
* 声明：本文中有关“337条款”的法律解释权属于美国美富律师事务所。
2003-12-12
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